再論美國專利訴訟中聯邦地方法院的特定性管轄權與四件國外案例分享

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陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

在美國專利訴訟中，實體法議題常為焦點，例如顯而易見性（OBVIOUSNESS）、專利適格性（PATENT-ELIGIBILITY）等，但程序法問題亦應注意，例如聯邦地方法院的「對人管轄權」（PERSONAL JURISDICTION），其涉及外國籍被告能否受地方法院的審判。本文旨在介紹「對人管轄權」中的「特定管轄權」（SPECIFIC JURISDICTION）的概念與分享四件國外案例。該等案例可供台灣廠商參考，以決定是否向法院聲請以無管轄權為理由而裁定駁回起訴，並進而選擇被告友善的地方法院來進行訴訟。

特定性管轄權

根據美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的Nuance Commc’ns, Inc. v. Abbyy Software House案判決[1]，聯邦地方法院於行使「特定性管轄權」時應符合三項要件：（1）被告有意地針對他州的居民而從事活動；（2）原告訴之聲明是源自於哪些活動或與上述活動有關；（3）管轄權的行使是合理且公平的。

原告針對第一和第二要件有舉證責任，但第三要件則是被告舉證。當前二項要件滿足時，關於第三要件，被告必須舉出強而有力的證據以主張管轄權的行使是不合理的，而相關考量的因素包括：（1）被告所承受的負擔；（2）這些州的利益；（3）原告能取得救濟的利益；（4）跨州際的利益，以能得到最有效率的糾紛解決；（5）這些州之間所共享的利益，以能推廣基本、基礎的社會政策。

「商業通路」（stream of commerce）理論

「商業通路」理論屬於「對人管轄權」法理的一支，其用於判斷地方法院是否能對外國籍被告行使「對人管轄權」。此「商業通路」理論的應用常見在「特定性管轄權」的案件中。

美國聯邦最高法院首度於1980年的World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson案判決[2]提出「商業通路」理論。World-Wide案被告雖販售產品但未直接將產品賣到某A州，而針對地方法院能否行使「對人管轄權」於該類被告，最高法院提出二個觀點[3]。

「商業通路」理論所關注者是產品商業交易過程（例如材料供應、生產、製造、交貨、販賣等）時所涉及的產品流動。關鍵的問題是被告是否應為了其產品進入此「商業通路」而到達某B州之事實，而受到B州地方法院的管轄。最高法院於1987年的Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court案判決[4]中對該爭議產生兩派說法，即除了要有讓產品進入「商業通路」的行為外，一派認為被告的行為必須有意地引導到B州，但另一派認為此額外的要件是不需要的；亦即，前者要求被告必須要對B州有更明顯的企圖。CAFC至今並對此二派的爭議有機會採取任何一種立場。無論如何，只要原告能夠證明較嚴格的要件，「對人管轄權」即可成立。

聯邦長臂條款

根據Nuance案判決，聯邦地方法院取得「對人管轄權」之基礎是因二個要件能滿足：（1）州法的「聯邦長臂」條款（long-arm statute）准許法院行使管轄權；（2）該權力行使未違反聯邦正當程序（due process）。「長臂條款」的關卡通常非專利侵權訴訟的議題，而主要爭議常是「正當程序」問題。

地方法院在分析「對人管轄權」時，雖先檢視所在州「長臂條款」之適用與否，但不少州的「長臂條款」常已經和「正當程序」合而為一，例如德州、俄勒岡州、加州和維吉尼亞州等地方法院的「對人管轄權」審查只考慮「正當程序」原則。但威斯康辛州的司法實務則有獨立的「長臂條款」議題。

案例一：Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp.案

在Richtek案[5]中，原告（專利權人）是RTC公司，而被告中有數個台灣籍。其中一位被告PTC公司以無「對人管轄權」為由向地方法院聲請駁回起訴。Richtek案爭議僅涉及「特定性管轄權」。

承審的美國聯邦地方法院加州北區分院（United States District Court for the Northern District of California, N.D. Cal.）宣告其有「對人管轄權」，並駁回PTC公司的聲請。Richtek案法院所參酌的事實還涉及USC公司，而PTC公司是生產USC公司之晶片代工廠商。

N.D. Cal.在審理程序中有准許原告進行「管轄權的事實調查程序」。經事實調查後，N.D. Cal.認為因原告已經盡「初步舉證責任」，故其對PTC公司有「特定性管轄權」。N.D. Cal.所依據的事實包括：（1）USC公司的晶片產品有賣到美國，並且銷售至加州；（2）該晶片是由PTC公司所生產。

不過，該第二項事實是有爭議的。在事實調查程序時，USC公司提供了關於被控侵權晶片的「送交製造表單」（tape-out form）數份。在這些表單上，PTC公司被列為製造商。雖然PTC公司的證人在庭外偵訊（deposition）時表示該表單上的製造商名稱是錯誤的，但N.D. Cal.最後認為此事實爭議應該交由陪審團決定。

案例二：Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc.案

在Fujitsu案[6]中，被告之一為DLC公司，其以無「對人管轄權」為由向法院聲請駁回起訴。雙方爭執的是「特定性管轄權」議題。承審的聯邦地方法院加州北區分院（N.D. Cal.）宣告其有「對人管轄權」，並駁回DLC公司的聲請。

N.D. Cal.所依賴的事實為DLC公司將其商品銷售給位於加州的客戶，或賣給其位於加州的關係企業DLS公司，因而認定其有「特定性管轄權」。應注意的是，DLC公司有主張原告所舉出的銷售事實是起訴前五年的事件，因而可能使原告無法請求損害賠償。此爭點涉及所謂的損害賠償請求之六年時效問題，但N.D. Cal.認為此並不影響法院對於管轄權的判斷。

案例三：Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp.案

在Convergence案[7]中，被告之一是MC公司，其成功地免於受到美國聯邦地方法院維吉尼亞州東區分院（United States District Court for the Eastern District of Virginia, E.D. Va.）的「對人管轄權」。Convergence案的爭點在於「特定性管轄權」。

E.D. Va.以「商業通路」理論來分析管轄權的合理性，並舉下列的事實來支持其無「對人管轄權」的見解：（1）MC公司並未試圖把其產品銷售至維吉尼亞州；（2）未有證據顯示銷售到維吉尼亞州的產品有採用MC公司的產品做為組件，且無證據顯示MC公司能預期這樣的事件；（3）不能佐證從MC公司於台灣的生產行為到維吉尼亞州之間有任何經常性的產品銷售通路之建立。

案例四：Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc.案

在Sandisk案[8]中，被告之一為ITE公司，其以無「對人管轄權」為由向地方法院聲請駁回訴訟。承審的美國聯邦地方法院威斯康辛州西區分院（United States District Court for the Western District of Wisconsin, W.D. Wis.）核准聲請，而Sandisk案的法律爭點在於「特定性管轄權」。

W.D. Wis.的討論可分為二部分，一是「長臂條款」的適用，二是「正當程序」。關於「長臂條款」，威斯康辛州的規定是只要對於個人或財產造成損害，而該損害在威斯康辛州發生，且導因於被告在非威斯康辛州內的行為或疏忽，則在此情況下，相關的產品、材料或物品是由被告所準備、供給、或製造，且在威斯康辛州內於一般的商業過程中被使用或消費，則W.D. Wis.基本上對Sandisk案被告有管轄權。

W.D. Wis.認為被告的情況可以適用「長臂條款」，其理由為：（1）原告在位於威斯康辛州的零售商店購買到侵權物品；（2）該侵權物品是由ITE公司在威斯康辛州以外的地方所製造；（3）在威斯康辛州內的產品購買行為是一種系爭侵權物品在本州內於一般的商業過程中被使用或消費的證明。值得注意的是，W.D. Wis.認為雖然專利權人的購買行為不能視為一種「損害」，不過專利權人的購買行為事實可證明他人也可在威斯康辛州購買到侵權物品。

針對「正當程序」議題，W.D. Wis.以「商業通路」理論作為分析的法理依據。雖然威斯康辛州內的零售商有販售含有ITE公司生產之晶片的商品，但W.D. Wis.認為ITE公司並不在產生該商品的「商業通路」中。

W.D. Wis.所依據的事實有兩類。一類是關於ITE公司晶片的使用，其包括：（1）對於相關終端商品有使用ITE公司晶片之現象，ITE公司只是把其晶片賣給終端商品製造商以做為一種零件而已；（2）這些製造商對ITE公司而言並不是通路商，因而無法從該零件的交易推測ITE公司知道該終端商品的落腳處。

另一類的事實涉及相關終端商品如何進入威斯康辛州，包括：（1）無證據顯示該終端商品必然會進入威斯康辛州；（2）證據未佐證ITE公司之晶片被大量地用於該終端商品中，以致於該晶片可預期地會出現在威斯康辛州；（3）ITE公司並未參與終端產品的通路布局；（4）ITE公司並不知道該終端產品的製造商有位於威斯康辛州的經銷商。