商標被撤銷 是因為申請了專利？2025年美國CeramTec案

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袁如陵╱台灣專利師

商標的核心功能為辨識商品或服務的來源，防止消費者混淆誤認。由於商標權可不斷展延，不像專利最多只有20年的有效期間，因此若一個功能性設計被註冊為商標，就意味著賦予了商標權人對該功能的永久性壟斷。這會阻礙其他競爭者利用已屬於公領域的技術進入市場，而這將會阻礙創新，最終損害消費者利益，因此各國皆不允許將功能性特徵被拿來申請商標。

案件背景：獨特的粉紅色材料

在1990年代，德國技術陶瓷公司CeramTec GmbH研發出一種新的材料，也就是氧化鋯增韌氧化鋁(zirconia-toughened alumina, ZTA)。並在此陶瓷材料中添加少量氧化鉻以改善性能，並在1998年獲得此技術的美國專利 (US5,830,816)。這種陶瓷所呈現的粉紅顏色為添加氧化鉻而產生的副產物。

雖然其後由於製造技術的提升，使得無需添加氧化鉻就可以獲得類似的性能，但CeramTec發現，客戶已經將粉紅色與其產品的品質及聲譽聯繫起來，形成了獨特的市場優勢，所以CeramTec在2012年為粉紅色的陶瓷髖關節申請了商標，而專利則在2013年過期。

在CeramTec的專利過期後，另一間廠商CoorsTek也開始販售添加氧化鉻的陶瓷材料。本案即是源自CoorsTek嘗試去撤銷CeramTec的商標，理由是粉紅色是功能性的，因此不符合商標保護的要件。值得注意的是，CoorsTek其實也認為添加氧化鉻的材料在品質或功能上沒有差異，但他們仍然希望能販售粉紅色的產品，背後原因自然是因為粉紅色的陶瓷髖關節對客戶來說，具有獨特的吸引力。

商標權人CeramTec則主張，自己以前也相信添加鉻可以改善ZTA陶瓷，但後來發現這是錯誤的。然而美國商標評審上訴委員會 (TTAB) 仍根據Morton-Norwich案的四因素[1]，判定粉紅色的陶瓷髖關節具有功能性，並撤銷了其商標。CeramTec因此上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。

CeramTec的粉紅色商標是否有功能性？

在上訴階段，CAFC同樣依據Morton-Norwich四因素進行判斷：

因素一（是否有揭露該特徵優點的發明專利）：

CeramTec聲稱，系爭專利未明確揭露粉紅色的ZTA陶瓷（系爭專利只說可以添加鉻，但沒有提到會產生粉紅色的陶瓷），也沒有涉及髖關節部件（只揭露了ZTA 陶瓷作為切割工具的原始用途），並指出TTAB的判斷與最高法院在TrafFix一案的教示不同。

然而CAFC表示，最高法院在TrafFix一案中的教示為：發明專利是授予給「獨特且有用的」的發明，因此是證明特徵具有功能性的有力證據(strong evidence that the features therein claimed are functional.)。反之，TrafFix案沒有提及專利必須明確揭露該特徵具有功能性，才能成為特徵具功能性的證據。TrafFix也沒有說特徵必須用於專利中描述的商品（陶瓷髖關節）。換言之，CeramTec的主張是基於對TrafFix一案的錯誤解讀。另外，CeramTec先前已經承認：

(I) 添加鉻會使ZTA陶瓷變成粉紅色；

(II) 其產品實施了至少一項系爭專利的請求項。

而TTAB也考慮了系爭專利的說明書及審查歷程，例如在專利說明書中提及「添加鉻首次使得以前無法實現的硬度值成為可能」(the addition of chromia makes it possible for the first time to achieve hardness values such as have not previously been achieved)。

另外，雖然CeramTec強調專利特徵被認為有利於認定商標具有功能性的原因是「公眾在專利期限屆滿後應該自由使用這些特徵」，而只要不製造「粉紅色產品」，公眾本就可以自由使用CeramTec的過期專利。CAFC同樣表示這樣的說法缺乏說服力。最高法院在Qualitex一案中已經表明，公眾在專利期限屆滿後，「可以自由使用該創新」(free to use the innovation)，而不僅僅是該創新的一部分。

因素二（是否有宣傳該特徵優點的廣告）：

TTAB發現CeramTec在其行銷材料及提交給 FDA 的文件中，都聲稱鉻可以為 ZTA 陶瓷帶來各種好處，針對這一點，CeramTec沒有提出異議。

因素三（是否有等效的設計）：

CAFC認為，沒有證據能夠證明，不同顏色的陶瓷髖關節在機械性能上與CeramTec的產品等效。雖然CeramTec辯稱，競爭廠商宣傳不含鉻的白色陶瓷在功能上優於CeramTec的粉紅色陶瓷。但CAFC認為這樣的說法是有爭議的，且沒有被證據所支持，因此TTAB針對此因素的中性判定也是正確的。

因素四（是否有製造效率或成本的優點）：

雖然CeramTec認為添加鉻提高了陶瓷產品的製造成本，但CoorsTek提出證據證明，生產粉紅色及白色陶瓷的成本「非常相似」。由於證據相互矛盾，CAFC認為TTAB認定該因素為中性的判斷亦是合理的。

實驗資料無法證明特徵不具功能性

在與本案相關的德國訴訟中，進行了幾項實驗。研究機構發現，添加不同含量的鉻（重量百分比為 0.0、0.1、0.3 和 0.5%）對陶瓷產品的硬度或耐磨性沒有影響。

然而，由於實驗沒有涵蓋系爭專利中聲稱能夠產生粉紅色 ZTA 陶瓷的鉻含量範圍，TTAB決定不將結果納入其功能性判定。CeramTec的內部實驗發現超過 0.5%的鉻會導致 ZTA 陶瓷變成粉紅色，而德國的實驗則沒有對超過0.5%的鉻進行評估。雖然CeramTec指出其產品的確切鉻含量是0.33%，而此含量已經被涵蓋在實驗的鉻含量範圍內。但CAFC指出，本案的問題是CeramTec商標中聲稱的粉紅色是否具有功能性，而商標與特定含量的鉻無關。

「不潔之手」的抗辯

CeramTec向TTAB表示，CoorsTek不應聲稱系爭商標具有功能性，因為 CoorsTek 長期以來都認為鉻對 ZTA 陶瓷沒有任何好處（這可能是因為CoorsTek也有推出白色陶瓷產品），因而違反了「不潔之手」原則 (unclean hands)。然而，CAFC認為撤銷不符合要件之商標涉及極大的公眾利益(strong public policy interest incancelling ineligible marks)，所以此抗辯並不適用。

企業申請商標，應有完整規劃

基於以上的理由，CAFC認為TTAB的判定是正確的，CeramTec的商標應予撤銷。另外根據 CoorsTek 的新聞稿，CeramTec 的歐盟商標也已在巴黎的上訴法院被撤銷。

對企業來說，在專利過期之前，預先布局商標以繼續保護產品，是十分常見且有效的策略，但在本案中卻踢到鐵板。由於CeramTec自己申請的發明專利，已經具體的提到了將鉻加入陶瓷產生的功能性，因此需要非常強力的反證，來證明此特徵不具功能性，而後續提供的實驗資料卻無法克服此門檻。

對於企業來說，應該如何避免這樣的情形？是否應該在申請專利時也一併考慮後續的商標申請？筆者認為這樣可能會使專利申請過度複雜化。即使CeramTec在申請專利時，還無法明確知道陶瓷品質的提升是因為加入了鉻，在專利中描述此些優點都很難說是不對的。反之，選擇利用「粉紅色」的商標來延續產品的競爭力，是一種風險較高的智財策略。

專利和商標有著截然不同的保護目的及對象。雖然顏色有時的確可以作為商標申請的標的，但由於涉及公眾利益，往往會比一般的文字及圖樣被以更高的標準檢視，若其背後又隱含功能性，自然很有可能被不予商標註冊。另外，除了商標權與專利權的競合外，智財從業人員亦須注意設計專利與發明專利間的類似衝突。

參考資料：

1. CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC, 23-1502, (Fed. Cir.)
2. 美國專利US5830816
3. Federal Circuit: Pink Hip Implants Are Functional, Cannot Be Protected as Trade Dress (PatentlyO)
4. CoorsTeck 新聞稿

備註：

[1] A determination of functionality normally involves consideration of one or more of the following factors, commonly known as the ” Morton-Norwich factors”:

(1) the existence of a utility patent that discloses the utilitarian advantages of the design sought to be registered;

(2) advertising by the applicant that touts the utilitarian advantages of the design;

(3) facts pertaining to the availability of alternative designs; and

(4) facts pertaining to whether the design results from a comparatively simple or inexpensive method of manufacture.

Source: TMEP 1202.02(A)(V): EVIDENCE AND CONSIDERATIONS REGARDING FUNCTIONALITY DETERMINATIONS, October 2017 Edition of the TMEP

責任編輯：李淑蓮

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 袁如陵 （Juling Yuan） 經歷： 雃博股份有限公司 法務智權部經理 英國 Visiongain 產業分析師 鴻海精密 專利工程師 學歷： 台灣大學 植物病理暨微生物學碩士 英國倫敦大學皇后瑪麗學院 智慧財產權管理碩士 專長： 專利佈局、企業品牌、商業情資調查、企業內訓 資格： 台灣專利師 無形資產評價管理師初級 英國專利／商標代理人初試通過 中國專利代理人考試通過

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