Core Wireless v. Apple 案留下的疑問：標準必要專利最佳宣告時機為何？

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張克平╱鴻海中央智權總處　技術經理

CAFC認為2018年CORE WIRELESS V. APPLE 案[1]的主要爭議在於NOKIA是否因為延遲宣告而獲得不公平利益? 此案在2019年更審時地院採納APPLE專家意見，認為如果NOKIA的宣告沒有被延遲，有可能系爭專利所對應的技術就不會被GPRS標準所涵蓋。筆者想探討此案是否有影響到主要5G SEP持有者的宣告時機？

Nokia於1997年11月向ETSI (European Telecommunications Standards Institute，歐洲電信標準協會) 提出了一個有關手機與基地台同步的方法，同時也在芬蘭申請了系爭專利家族的第一個申請案，並於2002年7月完成了ETSI宣告。於2019年Core Wireless v. Apple案更審時，地院認為Nokia因在提交專利申請的同時未向ETSI宣告而被認定有misconduct的行為，且Nokia有從其misconduct行為獲得不公平利益。從此案所衍生出的一個問題是: 若以優先權日為基準，到底延多久未向ETSI宣告算「遲」?

Core Wireless v. Apple 案件背景

Nokia發明人於1997年11月向ETSI提了一個有關手機與基地台同步的方法，同時也在芬蘭申請了系爭專利，1998年1月ETSI採用了Ericsson的提案，其中有包含與Nokia相同的同步方法，唯一的差別是Ericsson把這個方法列為optional。2002年7月Nokia完成了宣告。2011年9月Nokia將系爭專利轉讓給Core Wireless。2014年9月 Core Wireless使用系爭專利在美東德州地院提起侵權告訴。地院認為Apple有侵權且系爭專利是有效，並基於以下三點認為implied waiver (默示棄權：從當事人的行為中可以合理推定的權利放棄) 不成立。

1. Nokia於1997年的提案被駁回了，所以沒有宣告義務;
2. 芬蘭系爭專利在2002年宣告前還未獲證;
3. Apple沒有提出證據顯示1998年Nokia沒有做宣告與implied waiver間是有關的。

Apple對地院判決結果不服提起上訴。上訴法院針對系爭專利，提出了Nokia是否有宣告義務以及Nokia是否有違反此義務的議題。上訴法院對地院的三個立場皆有不同意見。

1. 提案被駁回不代表不用宣告，因為ETSI IPR Policy是“might be” essential;
2. 並沒有證據顯示ETSI IPR Policy排除未獲證申請案進行宣告；
3. implied waiver doctrine並沒有要求像Apple這樣的第三方去提供專利權人的行為與implied waiver間的證據。

上訴法院將此案發回地院更審，並要求地院注意Nokia是否有“unfairly benefited from its wrongful actions”的情形。因此地院須了解Nokia是否有egregious misconduct的行為以及延遲宣告是否替Nokia帶來不公平的利益。首先，地院基於以下兩點認為Nokia沒有egregious misconduct。

1. Nokia只是延遲宣告，並沒有如Intellect Wireless v. HTC案中有虛假陳述的欺詐行為;
2. Nokia的宣告雖然延遲了四年，但沒有如Qualcomm v. Broadcom案中有公司與員工合謀忽略宣告義務的欺詐行為。

地院基於以下兩點認為Nokia有從其misconduct獲得不公平利益。

1. 地院認為系爭專利是GPRS SEP，無法被迴避因此可藉以收取權利金，而Nokia是否依據FRAND來收權利金非inequitable benefit的重點。這是因為如果該專利不是SEP，第三方可能就不需要獲得許可，此時無論許可是否符合FRAND條款就不是重要的事。
2. 地院採納Apple專家的意見，認為如果Nokia的宣告沒有延遲，有可能系爭專利就不會被納進GPRS標準。這是因為ETSI 前董事會主席 Michael Walker 博士(GSM/GPRS數位通訊早期的關鍵人物之一[2])證實ETSI 會員有動機選擇無需許可成本的技術解決方案。

各家標準專利宣告時機整理(2024)

筆者自Qualcomm、Huawei、Ericsson及Samsung於2024年10月21日至2024年11月20日間所公開的美國申請案[3]中，以V2X或NTN為關鍵字去查詢全文後收集到多篇5G關聯案，並自這些5G關聯案中整理出下表１。

表1整理了4家主要5G SEP持有者的宣告時機，以Qualcomm為例，共有160篇5G關聯案，至今有46篇被宣告過。這46篇包含了22篇優先權日介於2023年4月21日至2023年5月20日的公開案，以及18篇優先權日較這22篇公開案約早2年的PCT案，以及6篇優先權日較這22篇公開案為早的CA (連續案，continuation application) 或DA (分割案，divisional application) 案。Huawei、Ericsson及Samsung則各有82/47/44篇5G關聯案以及16/23/8篇宣告案。Qualcomm、Huawei及Ericsson這三家公司皆於優先權日後就陸續有宣告案，最早的宣告案分別為距優先權日4/2/7個月後宣告，Samsung則是距優先權日20個月後才開始有宣告案。圖1為各公司宣告案數量v. 延遲[5]的示意圖。

圖1及表2整理了4家主要5G SEP持有者宣告案數量v. 延遲，這區間統計的宣告案有6成是在距優先權日12~24個月間完成宣告。Samsung的宣告案都於距優先權日24個月前完成。而Huawei US20240365263A1這篇CA案最早優先權日為2016-08-11，其家族的最後一次[6]宣告日為2023-04-13，延遲80個月。Ericsson US20240357641A1這篇CA案其最早優先權日為2018-05-11，其家族的宣告日[7]為2023-10-20，延遲65個月。

若我們把公開區間提早三年，也就是整理這四家公司於2021年10月21日至2021年11月20日間所公開的美國申請案，這些公開案的優先權日會介於2020年4月21日至2020年5月20日，若是PCT案則大約落在2018年，都很接近Core Wireless v. Apple 案地院更審時的2019年，接下來讓我們看看2021年的統計資料與2024年有甚麼不同。

各家標準專利宣告時機整理(2021)

Qualcomm於2021年10月21日至2021年11月20日間所公開的美國申請案中共有202篇5G關聯案，至今其中70篇有被宣告過。這70篇包含了68篇優先權日介於2020年4月21日至2020年5月20日的公開案，以及2篇優先權日較這68篇公開案為早的CA或DA案。Huawei、Ericsson及Samsung則各有31/58/16篇5G關聯案以及24/48/10篇宣告案。Qualcomm、Huawei及Ericsson這三家公司皆於優先權日後就陸續有宣告案，最早的宣告案分別為距優先權日5/2/2個月後宣告，Samsung則是距優先權日19個月後才開始有宣告案。

2021年相對2024年就多了3年的審核期，也因此這四家公司都有更多比例的專利被宣告，同時也把平均延遲月數拉大。由此來看，筆者推測Qualcomm、Huawei及Ericsson這三家公司都具有滾動式機制來審核標準專利的宣告，並於優先權日後數月內即啟動其滾動式審核宣告機制。Samsung可能則是距優先權日約18月後才會開始進行關聯案的審核，並在幾個月內完成一次性地宣告，針對少數關聯案可能還是有滾動式的審核宣告機制。

各公司宣告案數量v. 延遲如下圖2所示。

圖2及表4整理了4家主要5G SEP持有者宣告案數量v.延遲，這區間統計的宣告案有5成3是在距優先權日12~24個月間完成。Samsung的宣告案幾乎都於距優先權日24個月前完成。而Ericsson則有2案距優先權日超過70個月才完成宣告，包括一篇US20210360717A1的CA案，其最早優先權日為2016-04-01，而家族的最後一次[8]宣告日為2023-09-20，延遲89個月；另一篇則是US20210337512A1的PCT案，其最早優先權日為2018-08-31，其家族的最後一次[9]宣告日為2024-09-24，延遲73個月。

2021年於統計區間的Qualcomm宣告案，有蠻大比例 (57%共40篇) 是在延遲第13~14個月做宣告，而2024年於統計區間的Qualcomm宣告案，也是有蠻大比例(31%共11篇)是在延遲第13~14個月做宣告。其中，2021年的40篇都是在2021-06-09這一天宣告，而2024年的11篇有10篇是在2024-06-06這一天宣告。筆者大膽推測在Qualcomm的滾動式審核宣告機制中，似乎會對大量的關聯案在距優先權日一年後進行審核，而這個過程可能需時1~2個月。

以上4份圖表統計區間所整理的關聯案其優先權日多數是在2019後，也就是Core Wireless v. Apple 案於地院2019年的更審判決後。從宣告延遲的數字上來看，Core Wireless v. Apple 案的判決並沒有對這四家主要5G SEP持有者的宣告時機有直接或全面的影響，因為該案的判決是認為Nokia於提交優先權專利申請的同時未向ETSI宣告即被視為misconduct，但這四家主要5G SEP持有者最早的宣告也不過是距優先權日2個月。

5G技術標準是3GPP制定的，接下來我們來看3GPP[10]是怎麼定義其IPR Policy，並從中找尋跟宣告時機有關的描述。

3GPP IPR Policy節錄

以下的描述是基於3GPP Agreement及3GPP Working Procedures這兩份文件，為求簡易不會提及所有段落。

3GPP來自亞洲、歐洲和北美等地的組織合作夥伴已同意，應尊重各地組織合作夥伴的智慧財產權政策，並應鼓勵各地組織合作夥伴的公司會員[11]「願意在公平、合理的條款和條件下以及在非歧視的基礎上授予許可」。

3GPP Working Procedures第 55 條[12]有提到公司會員應受其各組織合作夥伴的智慧財產權政策的約束。因為各大行動通訊公司如Qualcomm、Huawei、Ericsson及Samsung都具有ETSI會員的身分，因此若想了解3GPP的IPR Policy，可依第55條的指示來了解ETSI的IPR Policy。

3GPP Working Procedures第 55 條更提到各公司會員應向各自的組織合作夥伴針對其於3GPP內正在進行的任何工作，「儘早」宣告其認為會成為標準或可能成為標準的智慧財產權。雖然3GPP預期各公司會員應「儘早」進行宣告，但並未定義何謂「儘早」?

在每次 3GPP 會議（TSGs 或 WGs）期間，會議主席必須使用標準措辭[13]以進行 IPR 呼籲。所謂的標準措辭如下：

「我提醒您注意您在 3GPP 合作夥伴組織的智慧財產權政策下的義務。各公司會員有義務向其所屬的組織合作夥伴申報其所擁有的任何對 3GPP 工作來說是至關重要或可能是至關重要的智慧財產權。請各公司會員的代表們注意，請受邀調查公司或任何其他公司是否擁有對 3GPP 工作至關重要或可能成為至關重要的智慧財產權，並向所屬的組織合作夥伴比如ETSI以填寫IPR Information Statement 以及 Licensing declaration forms的方式來達成通知義務[14]。」

據筆者了解，各會議主席似乎都沒有進行這樣的IPR呼籲，且各公司雖然都有針對其所擁有的IPRs進行宣告，但似乎至今沒有公司針對其它公司所擁有的IPRs進行宣告。

接下來我們來看ETSI[15]是怎麼定義其IPR Policy，並從中找尋跟宣告時機有關的描述。

ETSI IPR Policy節錄

SEP的存在本身就是一種壟斷，因為如果要使用或操作符合標準的方法或設備，是無法在技術面不侵犯SEP的。而ETSI針對這種壟斷現象的配套方法就是SEP持有者有宣告的義務且須依循FRAND的條款與條件來進行授權，以保障標準可被實施。

ETSI Intellectual Property Policy (annex 6 of the ETSI Rules of procedure) 這份文件制定了SEP的管理規則，而Guide on Intellectual Property Rights則提供有關理解和實施 ETSI IPR Policy的資訊。以下的描述是基於這兩份文件，為求簡易不會提及所有段落。

ETSI IPR policy第 4.1 條[16]有提到會員都應盡合理的努力 (特別是在參與標準製定的期間)，及時向 ETSI通報SEP IPRs。筆者認為這對ETSI會員來說都不是難事，因為不管是滾動式或是一次式的審核宣告機制都可以滿足合理努力且及時通報這樣模糊不明確的條件。然而，參與標準製定期間也是一個模糊不明確的條件，因為這似乎並沒有限定是某個特定提案的參與期間，各ETSI會員自其參加ETSI為始，到離開ETSI以終，這段期間是否也算是參與標準製定期間？

ETSI IPR policy第 4.1 條更提到當會員提交技術提案時，應基於善意提醒 ETSI 注意該成員的IPRs，特別是如果該提案獲得通過，這些IPRs可能會變成是SEP時。筆者認為這可能難以達成。根據Clarivate的報告[17]，至2023年12月31日已經有73,700個專利家族被宣告為5G SEP。這些專利家族所對應到的技術提案一定大於73,700。ETSI要怎麼處理這麼大量針對IPRs的「善意提醒」？

ETSI對3GPP而言只是一個地區性的組織合作夥伴，日本ARIB和TTC、北美ATIS、中國CCSA、印度TSDSI和韓國TTA對3GPP來說也是具有如ETSI一樣地位的組織合作夥伴身份，是否日本ARIB和TTC、北美ATIS、中國CCSA、印度TSDSI和韓國TTA也需像ETSI一樣去處理來自各公司會員的大量「善意提醒」[18]? 這些組織合作夥伴在收到各公司會員的大量「善意提醒」後，要如何轉交給3GPP? 3GPP一年約6場會議每場會議五天，短短的30天已經需要討論來自各公司會員的眾多技術提案，3GPP在會議中會特別挪出時間來處理這些「善意提醒」嗎？

為了避免3GPP提案日後變成在專利審核時所需面對的前案，各公司在向3GPP提案的同時，會對多數或較重要的提案申請美國臨時案以取得優先權日，這是業界普遍的作法，所以個別的「善意提醒」似乎就顯得沒有差異性與必要性了，因為各提案多數都會有對應的IPRs。

備註：

[1] https://www.wipo.int/wipolex/en/text/591371

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Walker_(mathematician)

[3] 包含少數已放棄的申請案

[4] 定義: 這裡的延遲是粗估，比如優先權日為2023年4月某日的關聯案於2023年8月某日被宣告，則視為延遲4月。

[5] 延遲的定義同註3。

[6] 此案於2017/2018有宣告LTE的不同章節組合; 於2021/2023有宣告5G的不同章節組合。本報告是以各案的最後一次宣告日來計算延遲。

[7] 此案僅宣告一次。

[8] 此案於2017有宣告LTE章節; 於2023有宣告5G章節。

[9] 此案於2020有宣告5G章節; 於2024有宣告LTE章節。

[10] https://www.3gpp.org/ftp/Inbox/2008_web_files/3gppagre.pdf; https://www.3gpp.org/ftp/Information/Working_Procedures/3GPP_WP.htm#Article_55

[11] 各公司會員必須先選擇加入一個地區組織才能參與3GPP會議，目前可選擇的地區組織包括:日本ARIB和TTC、北美ATIS、中國CCSA、歐洲ETSI、印度TSDSI和韓國TTA。

[12] Individual Members shall be bound by the IPR Policy of their respective Organizational Partner. Individual Members should declare at the earliest opportunity, any IPRs which they believe to be essential, or potentially essential, to any work ongoing within 3GPP. Declarations should be made by Individual Members to their respective Organizational Partners.

[13] https://www.3gpp.org/about-us/legal-matters/call-for-ipr

[14] “I draw your attention to your obligations under the 3GPP Partner Organizations’ IPR policies. Every Individual Member organization is obliged to declare to the Partner Organization or Organizations of which it is a member any IPR owned by the Individual Member or any other organization which is or is likely to become essential to the work of 3GPP. Delegates are asked to take note that they are thereby invited: to investigate whether their organization or any other organization owns IPRs which were, or were likely to become Essential in respect of the work of 3GPP. to notify their respective Organizational Partners of all potential IPRs, e.g., for ETSI, by means of the IPR Information Statement and the Licensing declaration forms”

[15] https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf; https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf

[16] each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER

submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER’s IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.

[17] https://clarivate.com/intellectual-property/blog/demystifying-the-5g-standard-essential-patent-landscape-phase-5/

[18] SHARP不具有ETSI會員身分，而是以ARIB會員身分參與3GPP會議。

責任編輯：李淑蓮

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 張克平 現任： 鴻海科技中央智權總處 技術經理 經歷： 宏達電 資深專利經理 理慈國際法律事務所 技術暨專利顧問 安捷倫科技 應用工程師 學歷： 交通大學電信系

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