因為專利而認定粉紅色陶瓷髖關節之商標具有功能性?2025年CeramTec v. Coorstek案
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楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授
立體商標或顏色商標若具有功能性,不能獲得商標保護。但如何認定其具有功能性?倘若該立體形狀或顏色特徵曾經獲得專利,是否能以這點強烈推定這個特徵具有功能性?2025年聯邦巡迴上訴法院CERAMTEC GMBH V. COORSTEK BIOCERAMICS LLC案[1],涉及陶瓷髖關節組件粉紅色外觀是否具有功能性的爭議。
粉紅色外觀的人工髖關節商標
CeramTec公司製造的人工髖關節組件採用經氧化鋯強化的氧化鋁(ZTA)陶瓷,並以「Biolox Delta」為品牌進行銷售。這種陶瓷材料中含有氧化鉻(chromia),使其呈現出獨特的粉紅色。CeramTec已通過美國專利號5830816(燒結模塑),獲得對Biolox Delta化學組成的專利保護(簡稱’816號專利)。該專利於2013年10月到期。
‘816專利的說明書及其審查過程詳細闡述了添加氧化鉻如何使得該化學組合物首次達到前所未有的硬度水準。ZTA陶瓷中的氧化鉻含量會影響其呈現顏色,其中包括可能產生:粉紅色、紅色、紫色、黃色、黑色、灰色和白色等多種顏色變化。Biolox Delta中添加氧化鉻的重量百分比為0.33%,使其呈現出粉紅色外觀[2]。2012年1月,CeramTec申請將其陶瓷髖關節組件的粉紅色外觀註冊為二個商標,並於2013年4月登記於補充註冊簿(Supplemental Register)。圖1為這二個商標的註冊內容。
CoorsTek公司是CeramTec的商業競爭對手,同樣是製造類似的陶瓷髖關節植入物。2014年3月,CoorsTek在地方法院對該商標提出訴訟並向商標審理救濟委員會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)提交撤銷請求,主張髖關節部件的粉紅色外觀具有功能性,不能作為商標保護。
商標是否具有功能性之四項因素
TTAB最終裁定CoorsTek勝訴,認定粉紅色外觀對陶瓷髖關節組件具有功能性[3]。美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)前身 — 美國海關和專利上訴法院(CCPA)在In re Morton-Norwich Products(1982)案,曾提出判斷商標是否具有功能性的四項因素測試:(1)是否存在專利揭露了該設計的功能性優勢;(2)設計創始人在廣告素材中是否宣傳了該設計的功能性優勢;(3)競爭者是否有等效功能的設計可供選擇;(4)使用該設計是否其能以相對簡單或低成本的方式製造產品。
TTAB根據此四項功能性因素對CeramTec提出申請商標的粉紅色外觀陶瓷髖關節組件進行分析:(1)專利:CeramTec的’816號專利及其公開資訊揭露了氧化鉻的功能性優勢,包括提高硬度;(2)廣告:CeramTec的廣告中強調了具備粉紅色外觀的功能性益處;(3)替代設計的可用性:無法證明存在具有功能等效性的設計;(4)製造成本:關於製造成本的證據存在衝突。
此外,TTAB否定CeramTec基於德國專利訴訟所提交的實驗測試,認為該測試存在方法學缺陷。TTAB也駁回CeramTec提出的「不正當行為抗辯」(unclean hands defense),該抗辯主張CoorsTek曾經表示氧化鉻並無材料上的實質性益處,因此不應有權挑戰商標。
CAFC支持TTAB決定
CAFC於2025年1月3日判決,確認TTAB取消CeramTec對粉紅色外觀陶瓷髖關節部件的商標保護決定。該判決強調,即使專利權主張未明確披露作為商標註冊設計的實用優勢,實用專利權主張仍然對商標功能性學說至關重要。CeramTec的上訴主要集中在Morton-Norwich的第一因素,該因素要判斷專利是否揭露了商標設計的實用優勢。CeramTec聲稱,TTAB錯誤地將硬度以外的功能性利益歸因於氧化鉻,並不當引用了美國最高法院在TrafFix Devices v. Marketing Displays(2001)案中的商標功能性先例[4]。
CAFC則指出,專利權人已承認,TTAB正確解讀了’816專利,將氧化鉻的添加與ZTA陶瓷硬度增加聯繫起來。至於TrafFix案,美國最高法院解釋,由於專利是針對「獨特且有用」的發明授予的,因此專利「強烈證明所聲明的特徵具有功能性」。因此,如果對這些特徵的商標請求保護,專利「極大程度」上支持該商標的功能性認定。最高法院還指出,功能性分析可以透過審查專利說明書及其審查歷史來輔助判斷該特徵是否被認為是發明中有用的一部分[5]。
關於TrafFix Devices案標準的適用,CAFC認為TTAB正確運用了該案的見解。CeramTec承認,添加氧化鉻會使ZTA陶瓷呈粉紅色,且’816專利保護了Biolox Delta。「這些承認顯示,’816專利請求了一項特徵,即粉紅色外觀,而CeramTec已對其進行商標註冊,」CAFC如上指出,並補充說明,「其他專利及專利申請進一步證實了氧化鉻對ZTA陶瓷硬度的影響[6]」。
TTAB錯誤聲稱功能性案件中不適用不潔之手抗辯
CAFC還認為,TTAB正確拒絕了德國測試結果。該測試聲稱,在ZTA陶瓷中添加不超過0.5%重量的氧化鉻對硬度或耐磨性無影響。然而,CAFC指出,TTAB的結論得到了CeramTec自身實驗的支持,該實驗證明,當氧化鉻含量超過0.5%重量時,ZTA陶瓷會呈粉紅色。
因此,CAFC最終裁定,CeramTec陶瓷髖關節組件的粉紅色外觀具有功能性,因而無法獲得商標保護。
備註:
- [1] CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, No. 2023-1502, 2025 WL 29252, at *1 (Fed. Cir. Jan. 3, 2025).
- [2] Id, at *1 .
- [3] Coorstek Bioceramics LLC, No. 92058796, 2022 WL 17547263, at *1 (Dec. 6, 2022).
- [4] CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, at *3 .
- [5] TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29-31(2001).
- [6] CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, at *3–4.
責任編輯:盧頎
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