最新研究：USPTO審得快的專利未必是容易啃的柿子

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黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

《哈佛法學與科技期刊》（HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY）2025年2月刊出一篇美國專利相關論文：《「劣質」專利的迷思：審查所花時間長短對專利訴訟結果的影響》（THE MYTH OF “BAD” PATENTS: IMPACT OF PROSECUTION LENGTH ON PATENT LITIGATION OUTCOMES）(下稱《論文》)。其研究發現，美國專利領證前收到的OA愈多，通常的確會導致專利範圍愈窄、愈不易被認定有專利權侵害情事，但出乎意料之外的是，OA次數不見得與「專利品質」成正比，反而可能與專利被無效的風險正相關。[1]

持Patent Troll為禍論者，常主張USPTO讓許多範圍過大，甚至不該核准的劣質專利授權。為研究這套論述是否為真，這份研究利用PatentAdvisor蒐集2000年3月至2021年4月美國地方法院及PTAB涉訟爭議案件，以其中發明專利授權公告之前所經歷的OA次數，衡量USPTO審查嚴謹程度。按一般認知所做基本假設是：OA次數愈多，會導致以下幾點：

(1) 專利範圍愈縮愈窄，降低專利無效的風險；

(2) 請求項愈寫愈長，減少被確認有侵權行為的可能；且

(3) 實審期間拉長，愈有可能出現不正行為（inequitable conduct）、導致專利權無法行使。

不過初步分析顯示，前述假設未必有客觀證據能證明為真，可能（may or may not）只是一種迷思。

專利無效風險？

論者常謂，專利審得快，表示審得草率，並會由此產生容易被認定無效的劣質專利。然而，《論文》研究數據呈現的情況並非如此。

《論文》作者彙整涉訟專利最後被判定「有」專利無效（Invalidity）、「無」專利無效的件數共7633件，依所得數據製成圖1之圖表（圖1右之圖式擷取自《論文》原配圖）。

《論文》作者提出幾種可能解釋：比方OA次數多，表示⑴相關技術領域存在較多先前技術，即使已多次提修正限縮請求項範圍，但爭訟程序的對造，仍不難挖掘出其他適格的102/103引證案，又或者⑵每次修正都有寫入New Matter的可能，若新增元件非原始申請內容所揭露支持，就可能產生112 Written Description及/或Enablement問題。

因PatentAdvisor原始資料並未提供OA核駁事由數據，無法進一步分析原因為⑴、⑵、二者兼有，或兩者皆非。但《論文》作者也在註113說明，經與多位專利訴訟專家交換意見，他們認為答案可能是⑴。

另方面，PatentAdvisor依多項數據將USPTO審查官分為紅、黃、綠三組：紅組審查官核准率最低、核准前所發OA次數最多；綠組審查官核准率最高、核准前所發OA次數最少；黃組審查官則介於二者之間。

《論文》作者借用此一概念，分析三組審查官OA次數與專利無效比率的關係，如圖２所示（圖２右之圖式擷取自《論文》原配圖）。

結果顯示，紅組審查官的審查成果相對一致，經其核准的發明專利，無效比率並未隨OA次數增多而大幅提高。文中並指出，先前也曾有相關研究發現，紅組審查官所審案件，一旦寄發終局核驳（Final Rejection），申請人即使再提修正，核准率相對較低，若是走入訴願程序，翻案機率不高，需要加提RCE的可能性較大。[2]

侵權事實成立機率？

一般認為，OA次數愈多，第三方發明實施人被確認有侵權行為的風險愈低，而本項研究結果大致符合這一假設。

《論文》作者彙整涉訟專利最後被判定「無」專利權侵害（Infringement）、「有」專利權侵害的件數共4,654件，依所得數據製成圖3（圖3之右方圖式擷取自《論文》原配圖）。

（Infringement）、「有」專利權侵害的件數共4,654件，再整合OA次數所製成之圖表（右方圖式擷取自《論文》原配圖）。

之所以有這種結果，《論文》作者提出的可能解釋是：OA次數多，申請期間勢必有多次修正答辯，而不管是新增技術特徵，又或是形成申請歷程禁反言（prosecution history estoppel），都可能直接或間接限縮最後拿到的專利範圍，第三方發明實施人實際踩進專利範圍的機率也就隨之下降。

專利權行使可能？

本項研究假設，OA次數與專利權最後被認定無法行使會有正相關關係，也就是OA愈多，申請期間愈長，未依規定向USPTO（正確）呈報陳述或產生其他錯誤的機會愈多，被認定有不正行為、專利權無法行使的可能性就會愈高。但研究結果卻發現兩者略呈負相關關係。

《論文》作者彙整涉訟專利最後被判定「無」專利權不可實施（Unenforceability）、「有」專利權不可實施之專利共1,372件[3]，依所得數據製成圖4（圖4之右方圖式擷取自《論文》原配圖）。

對此，《論文》作者提出的可能解釋是：OA次數多，申請期間拉長，雖可能多說多錯，卻也有更多補救的時間及機會。不過，因實際被認定構成不正行為的案件數量極少，以上統計結果可能反映樣本偏差，且兩者間的負相關關係幾乎可忽略不計，或也可由此說明，一專利是否會被宣判其專利權無法行使，其實取決於申請期間申請人本身作為，與USPTO的審查幾無關聯。

結語

對有意挑戰「劣質」專利的第三方發明實施人來說，這樣的研究在其目標及戰場的選擇上，有如一盞指引明燈。但對申請人、專利所有權人來說，可能也具一定的參考價值，如《論文》作者舉例：申請一件美國發明專利，含規費及服務費，可能花費逾5萬美金，如果加計三期大實體年費8280美元，無疑是一筆很大的開銷。而其研發發現，大體而言，美國發明專利授權前的OA次數愈多，訴訟戰績愈差，尤其是讓綠組審查官寄發五次或更多OA才領證的專利，涉訟結果只有49%被確認有效，且僅33%會有第三方發明實施人被認定侵權。若口袋不夠深，又有龐大的專利案件組合需管理，已經被發第五次OA的申請案要不要繼續爭取？年費到期的專利需不需繼續繳費維持？本項研究前述發現及文內其他研究成果，或能提供一些取捨依據。

備註：

[1] Avery, Matthew and Moshiri, Arya and Metro, Henry, The Myth of “Bad” Patents: Impact of Prosecution Length on Patent Litigation Outcomes (February 03, 2025). Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 38, No. 1, 2024, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5123132。

[2] 出處請見論文註153：Michael Sartori & Matt Welch, How USPTO Examiner Type Affects Patents: Part 3,

LAW360 (July 15, 2020), https://www.law360.com/articles/1283670/how-uspto-examinertype-affects-patents-part-3。

[3] 論文指出，Therasense案聯席（en banc）判決拉高了構成不正行為的難度，本項研究在這一部分的樣本選取，僅揀擇Therasense案宣判後的相關案件。Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., Fed. Cir. Case Nos. 2008-1511, 2008-1512, 2008-1513, 2008-1514, 2008-1595 (en banc) (May 25, 2011)。

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