德國慕尼黑法院槓上EC 正式確立FRAND抗辯「擔保金鐵則」

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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

德國慕尼黑高等地方法院於3月20日對VOICEAGE EVS訴HMD案（6 U 3824/22 KART）作出終審判決，無視歐盟執委會（EC）先前提出的法律意見，正式確立「擔保金優先於FRAND合理性審查」的裁判框架。此裁決意味著：未來SEP實施者若未按專利權人最終報價提供足額擔保，將直接喪失FRAND抗辯資格，無需進入權利金合理性審查階段。法院同時批准HMD就FRAND爭點上訴至聯邦最高法院，為歐盟法院（ECJ）介入埋下伏筆。

案件背景：從《華為訴中興》到德國法院的分歧

2015年，歐盟法院（CJEU）在 Huawei v ZTE 案中確立了標準必要專利（SEP）授權的平衡框架，要求SEP持有者在尋求禁令前必須遵循特定步驟（如事先通知侵權、提出FRAND要約），以防濫用市場支配地位。然而，歐盟成員國的法院對該框架的解釋不一，尤其是德國聯邦最高法院在 Sisvel v Haier 案中強化SEP持有者地位，要求實施者「主動且持續」尋求授權，引發歐盟委員會對「偏離指引」的擔憂。

2024年4月，歐盟委員會針對 VoiceAge EVS 與 HMD Global 在慕尼黑高等地方法院的訴訟（6 U 3824/22 Kart）提交法庭之友意見書（Amicus Curiae），呼籲德國法院回歸Huawei v ZTE案的嚴格步驟。

VoiceAge早在2019年已開始指控HMD未經授權使用其EVS（增強語音服務）標準相關的SEP，並曾在慕尼黑、曼海姆地方法院提起多項禁令訴訟。而HMD則抗辯稱VoiceAge濫用市場支配地位，違反FRAND (公平、合理、無差別待遇) 義務。

另一方面，德國法院本身也是意見分歧。慕尼黑地方法院認定HMD未充分表達接受FRAND授權意願，支持VoiceAge的禁令請求；而曼海姆地方法院則對雙方是否遵循Huawei v ZTE步驟有不同見解，因而判決結果相左。

法院意見分歧促使案件上訴至高等法院，並引發歐盟委員會介入。

案件核心爭議

歐盟委員會於法庭之友意見書中嚴厲批評德國判例偏離指引，點名 Sisvel v Haier 及慕尼黑地方法院的 VoiceAge v HMD 判決，認為其加重SEP實施者義務，破壞 Huawei v ZTE 的平衡框架。歐盟委員會強調「SEP持有者因專利『必要性』而具市場支配力，故須防止其透過禁令脅迫實施者接受不合理授權條件。」

歐盟委員會重申《華為訴中興》案的步驟不可省略：

步驟一（侵權通知）：SEP持有者必須在尋求禁令前，向實施者提供「明確侵權聲明」，包括(i) 具體指控侵權行為；(ii) 列出專利號碼；(iii) 在通知函中詳述侵權方式。 僅引導實施者自行查閱外部資訊（如網站）不足以滿足要求。

步驟二（實施者意願）：實施者僅需表達「接受FRAND授權的意願」，不因質疑專利必要性或有效性而喪失「意願」資格。焦點應在於「意願聲明」本身，而非談判過程中的行為細節。

要注意的是程序步驟不可事後補正，若SEP持有者未事先履行通知義務，即使事後補救（如訴訟中提出要約），仍構成濫用市場地位。

另一方面，歐盟委員會也進一步指出當前SEP生態的深層矛盾：包括(1) 權力不對等：SEP持有者憑藉禁令威脅，在談判中佔壓倒性優勢;(2) 透明度缺失：FRAND費率、專利必要性與有效性缺乏客觀標準，加劇談判複雜性；(3) 過度聲明（Over-declaration）：大量非必要專利被聲明為SEP，導致市場混亂。

判決結果

法院3月20日駁回HMD的上訴，認定其持續侵犯VoiceAge持有的EVS語音編碼標準專利，並以「非自願被授權人」(an unwilling licensee) 身份禁止在德銷售相關產品。此判決首度適用2024年10月公布的FRAND（公平、合理、非歧視）審查新指南，要求被授權方須提供「充分擔保」方視為合規，為歐洲標準必要專利（SEP）訴訟樹立關鍵先例。

一些業界人士將此判決視為德國SEP法制的「分水嶺」，首度將「擔保機制」納入FRAND意願評估，可能重塑專利談判形勢。儘管歐盟委員會呼籲法院回歸《華為訴中興》架構去審視問題，但慕尼黑法院的新指南仍強調「實施者責任」，預示未來SEP訴訟將更聚焦於擔保與行為誠信。

由於法院批准HMD就FRAND爭點上訴至聯邦最高法院，因此後續關注重點在於聯邦最高法院是否受理上訴並釐清「擔保與FRAND審查之關聯」，另一方面，歐盟《SEP監管條例》立法進程是否加速進行也值得觀察。

判決的直接影響：HMD將繼續上訴，短期內無法和解

事實上，這項裁決對 VoiceAge EVS 和 HMD 之間的糾紛影響不大，因為雙方沒有和解跡象。HMD 明顯是有意透過進一步上訴來挑戰 FRAND 框架，而非接受 VoiceAge EVS 所提出的專利授權條件。因此HMD 拒絕提供 VoiceAge EVS 要求的擔保金額，可以解讀成其目標並非達成當前案件的和解，而是希望藉由將案件推進至聯邦法院甚至歐洲法院，以重塑SEP 授權爭議中的 FRAND 標準。

判決的廣泛影響：SEP 持有人與實施者的策略變化

雖然此一裁決不會改善 SEP 實施者在德國法院的處境，但卻可能會影響SEP持有者及實施者未來在德國法院的訴訟策略。以下是一些針對「擔保金法則」可能會產生的影響分析：

(1) 實施者提供擔保後可獲得完整 FRAND 審查

根據新框架，未來如果被告有能力及願意提供擔保，法院將需要對 SEP 持有人的最終授權報價是否符合 FRAND 進行完整分析。這可能會降低 SEP 持有人在慕尼黑法院的訴訟意願，因為訴訟過程將變得更加繁瑣，且法院可能會暫緩禁令的執行。而且，如果 SEP 實施者無力或不願意提供保證金，那訴訟便會被迫中止，須轉戰聯邦法院或歐洲法院。

(2) 慕尼黑法院的 SEP 訴訟吸引力下降，其他司法管轄區或將受青睞

由於新框架有延遲 SEP 禁令執行的疑慮，SEP 持有人可能會選擇傾向德國的杜塞道夫、曼海姆、漢堡地方法院或歐洲統一專利法院（UPC）來提起專利訴訟。

(3) FRAND 適用標準可能會在未來幾年內發生重大變化

針對VoiceAge EVS V. HMD案　德國聯邦法院（BGH）預計將於 2026 年進行聽證，之後可能還需要一年才能將案件提交至 ECJ，再加上一年的審理時間，最終裁決可能要等到 2027 年或更晚。由於ECJ 的裁決將對 UPC 和所有歐盟成員國法院具有約束力，這意味著 FRAND 案例的適用標準可能會在未來幾年內發生重大變化。

SEP持有人 vs. SEP實施者的權利平衡問題

早在 2024 年 10 月的聽證會上，兩造及歐盟委員會都提出了一些具說服力的觀點：

SEP 持有者（如 VoiceAge EVS）認為，SEP持有者需要能獲得可識別的收入，而非僅僅接受押金或臨時授權費，但法院不應該讓被告藉由不提供擔保來拖延訴訟，從而削弱 SEP 持有者的權利。

另一方面，實施者（如 HMD）的則表示如果沒有任何 SEP 實施者能成功提出 FRAND 抗辯，則說明法律標準可能存在問題。在 SEP 授權談判中，實施者探用「拖延戰術」（hold-out），也有「專利持有人漫天要價」（hold-up），法院應該平衡這兩者所造成的影響。

漫長的法律不確定性對 SEP 持有人與實施者均不利

這次裁決並沒有帶來實質性的法律確定性，反而導致長期的法律不確定性。SEP 持有人與實施者都將面臨更長時間的法律戰，這對雙方而言都不是理想結果。理想情況應該是法院在此階段就將案件提交至歐洲法院（ECJ），以便儘早確定 FRAND 框架的適用標準。

HMD 下一步應在德國聯邦法院（Bundesgerichtshof，BGH）進一步挑戰，屆時德國法院的專利法庭與反壟斷法庭 可能會對 SEP 案件的 FRAND 框架給出新的解釋。此外，歐盟委員會預計將持續關注此案，但是否會在後續程序中參與仍屬未知數，特別是考慮到預算問題。

總言之，SEP 相關的 FRAND 框架仍處於不確定的變動階段，未來數年內，不管是法院還是企業，都將面臨更複雜的專利授權與訴訟環境。

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